La lutte mondiale contre les trolls de marques

20/12/2021

Blog

L’utilisation du système japonais de protection des marques pour prévenir le dépôt mal intentionné d’abréviations dérivées des marques célèbres

Shinji SUMIDA, Avocat au Barreau de Tokyo¹

Les pratiques japonaises en droit des marques ont engendré une plus large protection des marques notoires au-delà des mandats de la Convention de Paris. Cet article explique la portée de l’article 4 (1) (vii), (x), (xv), et (xix) du Trademark Act au Japon et fournit des recommandations quant à la façon dont les propriétaires d’une marque notoire peuvent empêcher des dépôts de mauvaise foi pour des abréviations dérivées de marques célèbres. Cet article est également destiné à fournir des informations utiles aux collaborateurs potentiels qui seraient intéressés pour travailler avec nous dans la lutte contre les dépôts de marque de mauvaise foi dans le monde, notamment en Asie.

I. Introduction

La large majorité des praticiens du droit des marques ont déjà eu affaire à des trademark trolls. Les propriétaires de marques renommées peuvent ressentir une certaine inquiétude à l’idée que des marques identiques ou similaires aux leurs, soient déposées et enregistrées dans différents pays. Les procédures d’examen des marques soumises pour enregistrement continuant de se développer dans de nombreux pays, on peut imaginer que le taux de rejet de marques identiques ou similaires à des marques notoires augmente en conséquence.

Pour autant, il est probable que les trademark trolls perfectionnent également leurs propres techniques de dépôts insincères. Les propriétaires de marques notoires désireux de se protéger, doivent donc sans cesse s’armer de nouvelles précautions. Le but de cet article est de proposer des contremesures lorsque l’on est confronté aux agissements d’un trademark troll. Ces suggestions sont nées de l’expérience acquise dans des affaires impliquant le Trademark Act au Japon, les Examination Guidelines for Trademarks du Japan Patent Office (ci-après Examination Guidelines) et la jurisprudence rendue par le JPO et les tribunaux et cours.

II. La protection au Japon des marques notoires étrangères

A. Les directives importantes du Trademark Act au Japon.

Le Trademark Act au Japon offre pour les titulaires d’une marque notoire étrangère d’importantes possibilités et flexibilités. En ce qui concerne la protection des marques notoires, les articles les plus importants du Trademark Act sont les suivants :

L’Article 4 (1) (vii) sur les dépôts de marques contraires à l’ordre public
L’Article 4 (1) (x) sur les dépôts de marques similaires à des marques notoires
L’Article 4 (1) (xv) sur les dépôts de marques entrainant un risque de confusion
L’Article 4 (1) (xix) sur les dépôts de marques déjà célèbres au Japon ou à l’étranger, fait avec une intention déloyale, comme l’intention de réaliser un injuste profit, ou encore l’intention de nuire à autrui, etc.

Les dispositions de l’article 4 (1) (vii) et (xv)² ne permettaient pas une protection précise des marques déjà célèbres au Japon ou à l’étranger. A cette fin et pour que les jugements de rejet soient motivés d’une façon claire à l’égard des demandes d’enregistrement de tiers, l’article 4 (1) (xix) a été introduit en 1996.

Les demandes classiques

Bien qu’il existe des applications classiques de l’article 4 (1) (vii), (x), (xv), et (xix), et parce que le JPO et les tribunaux étendent continuellement les champs d’application de ces dispositions, cet article traitera principalement des nouveaux champs d’application de ces dispositions, afin d’illustrer notamment, comment éviter les dépôts de marque de mauvaise foi.

Les demandes classiques prennent généralement une forme différente. Si le dépôt est pour une marque identique ou similaire à la marque d’une autre personne qui est bien connu au Japon par les consommateurs et désignant des biens ou services en lien avec l’activité de cette personne, de telles demandes d’enregistrement devraient être rejetées en vertu de l’article 4 (1) (x). Si une marque est notoire au Japon, les demandes d’enregistrement de marques créant une confusion avec celle-ci devraient être rejetées en vertu de l’article 4 (1) (xv).

Si les marques sont notoires ou renommées au Japon, mais ne sont pas protégés en vertu des deux dispositions ci-dessus, les demandes d’enregistrement faites à des fins abusives doivent être rejetées conformément à l’article 4 (1) (vii) avant de se référer à l’article 4 (1) (xix). Les marques notoires restantes doivent être protégées en vertu de l’article 4 (1) (xix).³

B. Les marques non-enregistrables.

L’article 4 (1) (x): Les marques notoires

Conformément à l’article 4 (1) (x), une marque ne peut pas être enregistrée si elle est « identique ou similaire, à la marque d’un tiers connue des consommateurs, et désignant des produits ou services en lien avec l’activité de ce tiers. Si une telle marque est utilisée pour de tels produits ou services ou pour des produits ou services similaires à ceux-ci … ».⁴

Au regard de cet article et du jugement de rejet rendue par la Haute Cour de Tokyo, en date du 26 Février 1992⁵ dans l’affaire «Computer World», l’argument selon lequel une marque, ne peut pas être qualifiée de notoire, si elle n’est pas utilisée par le déposant sur le sol japonais, est irrecevable. En effet, la loi ne soumet pas le caractère notoire d’une marque à son utilisation exclusive sur le sol japonais.

Au contraire, la loi définit une marque notoire comme étant connue des consommateurs d’un marché spécifique à la nature des produits ou des services sans préciser la localisation de ce marché. A cette fin, la loi s’appuie notamment sur des citations ou des références de la marque dans les médias, qui définissent la valeur et le prestige, au Japon, de ses produits ou services.⁶

Effet de la mondialisation

En outre, la mondialisation tend à ce que les flux internationaux de personnes et de produits s’intensifient. Par conséquent, il est désormais probable que des produits ou services d’une marque notoire étrangère, qui ne sont pas officiellement importés au Japon, puissent devenir célèbres auprès des japonais. Par exemple, certains consommateurs peuvent prendre connaissances de tels produits lors de leur voyage à l’étranger ou par les médias.

Dans de tels cas, ces marques notoires étrangères doivent également être protégées avant le dépôt pour enregistrement d’une nouvelle marque identique ou similaire par un tiers.⁷

Caractère notoire

Toutefois, en l’absence d’un lien entre la marque et le marché Japonais, il est difficile d’accepter le caractère notoire. Il est préférable de prouver un lien entre le marché japonais et le pays étranger où la marque possède notoriété. Pour cela, les preuves peuvent être obtenues aussi bien au Japon que dans un autre pays. Le critère essentiel étant de justifier de la célébrité de la marque sur un marché spécifique.⁸ En soumettant de telles preuves au JPO lors de son examen, celui-ci pourrait supposer que la notoriété d’une marque dans un pays étranger, s’étend également au territoire japonais.

Toutefois, si cette marque n’était pas identique ou similaire à la marque déposée, et/ou si les produits et services ne seraient pas identiques ou similaires, un tel argument serait difficilement valable.

L’article 4 (1) (xv): Le risque de confusion⁹

L’article 4 (1) (xv) définit deux demandes d’enregistrement d’une marque notoire ou renommée comme étant non-enregistrables :

Tout d’abord, l’association entre une marque déjà enregistrée « bien connue des consommateurs », et d’autres caractères ou dessins, le tout étant en principe manipulé de façon à provoquer une confusion quant à la provenance des produits ou des services, cela incluant les marques dont la description de la composition de leur apparence est identique ou similaire conceptuellement.¹⁰

Ensuite, le dépôt d’une marque pouvant prêter à confusion, suite à son utilisation, sur l’origine de ses produits ou services avec ceux d’une marque préalablement connue par les consommateurs Japonais (pas nécessairement les consommateurs finaux) comme étant une marque notoire à l’étranger. En justifiant, au moment du dépôt d’enregistrement, de la notoriété de la marque étrangère, l’enregistrement sera susceptible d’être refusé en vertu des dispositions de ce paragraphe.¹¹

Risque de confusion

La décision de la Cour Suprême en date du 11 Juillet 2000 a conclu que le « risque de confusion » est déterminé par un examen général des éléments, tels que le degré de similitude entre les marques déposées ou encore, le degré de notoriété ou de renommé, la créativité de l’autre marque, la degré de similitude entre les produits de la marque déposée et des autres au regard de leur caractère, de leur destination ou de leur objet, les motifs en commun entre les revendeurs et les consommateurs de chacune des marques, et tout autres facteurs qui pourraient être utiles à un tel examen, sur la base des habitudes des consommateurs des produits ou services de la marque en vigueur (Affaire « l’Air du Temps » )¹².

En tout état de cause, l’élément le plus important de l’article 4 (1) (xv) est sans aucun doute le risque de confusion¹³. Par conséquent, même si une marque déposée est différente d’une marque en vigueur, tant qu’un risque de confusion peut être prouvé, la marque déposée pourrait alors être non-enregistrable en vertu de l’article 4 (1) (xv).

Abbréviation notoire

En ce qui concerne une marque qui comprend une série de mots dont l’abréviation est notoire, le principal motif pour contester l’enregistrement de cette même abréviation (identique ou en combinaison avec d’autres mots ou dessins) par un tiers, doit être motivé par l’article 4 (1) (xv).

Premier type

Pas de similarité entre les produits / services mais peut provoquer un risque de confusion.

Second type

Soit le caractère notoire fonctionne comme une indication de la provenance des produits/services au moment de la transaction, ce qui peut causer un risque de confusion,

soit le caractère notoire fonctionne comme association avec une marque causant un risque de confusion laissant penser que l’origine des produits/services proviendrait d’une marque affiliée.

L’article 4 (1) (xix): L’intention déloyale envers des marques notoires

Au regard de cet article, une marque ne sera pas enregistrée si elle est:

« identique ou similaire à la marque d’un tiers,
connue des consommateurs au Japon ou à l’étranger, et
désignant des produits ou services en lien avec l’activité de ce tiers. Si une telle marque est utilisée à des fins abusives … ».¹⁴

La partie 16 de l’Examination Guidelines fournit une explication détaillée des composantes de l’article 4 (1) (xix) et plus précisément, en ce qui concerne l’expression « connue des consommateurs … à l’étranger ». Elle explique que « les marques … ont besoins d’être notoires dans leur pays d’origine, mais n’ont pas nécessairement besoins d’être notoire dans plusieurs pays en dehors de celui-ci. Il en est de même au Japon. ».¹⁵

Si un tiers semble chercher à provoquer une confusion, mais enregistre une marque non-similaire ou non-identique, il se peut que cet article soit difficilement applicable. En outre, une telle intention déloyale doit être prouvée.

Description de l’intention déloyale

Le paragraphe 4 de la partie 16 décrit « l’intention déloyale » en détail:

les documents prouvant que l’autre marque est bien connue des consommateurs (la période, la portée, la fréquence de son utilisation)
les documents montrant que la marque notoire est composée d’un mot inventé ou spécifique dans sa composition
les documents prouvant que le propriétaire d’une marque notoire a un projet concret de développement sur le marché au Japon. Par exemple, l’exportation vers le Japon, les ventes au Japon, etc.
Les documents prouvant que le propriétaire d’une marque notoire a un plan pour étendre ses activités dans un avenir proche. Par exemple, le début d’une nouvelle entreprise, le développement de ses activités dans de nouveaux domaines, etc.
Les documents prouvant que le propriétaire d’une marque notoire est forcé d’accepter la demande d’un déposant pour l’achat de la marque en question, la conclusion d’un contrat d’agent, etc.
Les documents montrant que la marque, si elle est utilisée par un déposant, est susceptible de nuire au crédit, à la réputation, à la confiance des consommateurs qui ont été établie par une marque notoire (traduction JPO).

L’article 4 (1) (vii): L’ordre public.¹⁶

L’esprit de l’article 4 (1) (xix) ayant pour but de préciser les conditions d’invalidité du dépôt par un tiers d’une marque déjà notoire, il est donc préférable de s’appuyer dans un premier temps sur l’article 4 (1) (xix) avant d’envisager l’article 4 (1) (vii), qui comporte de nombreux éléments.

La Haute Cour de la Propriété Intellectuelle en date du 15 Juillet 2010, a jugé qu’une marque qui est «susceptible de causer des dommages à l’ordre publique ou aux bonnes mœurs» comprend:

Des lettres ou des dessins dont la composition est en soi scandaleuse, obscène, discriminatoire ou désagréable pour les gens,
Des marques qui sont de nature à entrer en conflit avec les intérêts publics de la société, ou contraires au sens admis par la morale, si elles sont utilisées pour des produits ou des services désignés,
Des marques pour lesquelles leur utilisation est interdite par d’autres lois,
Des marques qui sont de nature à déshonorer un pays ou ses habitants. Ou des marques généralement considérées comme contraires à la bonne foi internationale, ou
Des marques dont le fondement de la demande enfreint la raison généralement admise et il est inacceptable de permettre un tel enregistrement en raison d’une violation de l’ordre public prévue par le Trademark Act.

Anne of Green Gables

Par exemple, dans le jugement « Anne of Green Gables » en date du 20 Septembre 2006, la Haute Cour de la Propriété Intellectuelle a appliqué l’article 4 (1) (vii) comme motif pour annuler l’enregistrement de la marque, et a fait les constatations suivantes, tout en précisant que la marque en question était « susceptible de causer des dommages à l’ordre public »:

L’œuvre a une valeur culturelle substantielle,
Une relation amicale existe entre le Japon et le Canada
L’octroi de l’enregistrement de cette marque serait contraire à la confiance internationale entre le Japon et le Canada. Ceci serait susceptible de nuire à l’intérêt public entre les deux pays,
L’appellation Anne of Green Gables est protégée au titre d’appellation publique et interdit d’utilisation par des personnes privées,
L’œuvre en question a un fort pouvoir d’attraction sur les consommateurs. Il n’est pas adéquat de permettre cet enregistrement à une entité privée qui n’aurait aucun rapport avec l’œuvre
Le développement de la procédure de dépôt du demandeur s’écarte du caractère raisonnable.

Affaire Tarzan

En outre, la Haute Cour de la Propriété Intellectuelle en date du 27 Juin 2012 dans la soi-disant affaire « Tarzan », a estimé que « bien que le mot« tarzan » n’ait pas la bonne volonté d’attirer les consommateurs à l’égard des produits et services désignés, le maintien de la marque en question au Japon est contraire à la bonne foi internationale. Octroyer le monopole au défendant, qui est une tierce partie sans lien avec le demandeur, n’est pas acceptable. Ceci serait contraire à l’ordre publique, car une telle inscription pourrait provoquer le chaos dans l’ordre des justes demandes. Ainsi, l’article 4 (1) (vii) doit être appliquée dans ce cas ».

Dans la pratique, l’application du présent article tend à être vague¹⁷. Cependant, s’il existe un fondement de mauvaise foi, il serait intéressant de considérer le présent article comme un possible motif pour contester l’enregistrement d’une marque par un tiers.

C. Tableau récapitulatif des précédents articles

Le tableau ci-dessous résume les Examination Guidelines pour les marques étrangères qui sont notoires dans des pays étrangers, mais non utilisés au Japon.¹⁸

Article 4(1)	(x)	(xi)	(xv) type 1	(xv) type 2	(xix)	(vii)
Notoire / Renommée	Oui	Non (voir note plus haut)	Oui	Oui	Oui	–
Enregistrement de la marque	Non (mais non obligatoire)	Oui	–	–	Non	–
Similarité entre les marques	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	–
Similarité entre les produits et les services	Oui	Oui	Oui	Non	Non	–
Risque de confusion	–	–	Oui	Oui	Oui	–
Intention déloyale	–	–	–	–	Oui	Oui
Autres	–	–	–	–	–	Oui

III. Stratégies de luttes contre les enregistrements de mauvaise foi d’abréviations célèbres.¹⁹

A. Enregistrement d’abréviations issues d’une marque notoire.

Au Japon, il est parfois possible d’obtenir l’enregistrement d’une marque distinctive déjà déposée à laquelle on accole un terme générique ou descriptif.

Par exemple, si une entité a déjà enregistré la marque « White », qui est descriptive, une autre entité peut combiner les termes « Sumida » et « White » et enregistrer cette nouvelle marque. « White » n’est en effet pas un terme distinctif mais « Sumida » l’est, le JPO pourrait autoriser l’enregistrement de cette marque.

De telles opportunités tendent à encourager les demandes d’enregistrement empreintes de mauvaise foi. Ainsi, si le détenteur étranger d’une marque notoire dépose sa marque sous sa forme complète (nom général ou descriptif), et non ses abréviations, il est possible qu’un trademark troll cherche à déposer de telles abréviations en y ajoutant un terme ou un nom distinctif.

B. Utiliser le Trademark Act au Japon pourlutter contre les abréviations fallacieuses.

Il est donc opportun que les propriétaires déposent également les abréviations célèbres provenant de leurs marques. A défaut, il est toujours possible de considérer les stratégies suivantes :

Si la marque à protéger est connue dans le monde entier, le JPO pourrait prendre cet élément en compte en vertu des dispositions de l’article 4 (1) (xix). Cependant, si la marque en question n’est pas suffisamment connue au Japon, il sera plus ardu de protéger ses abréviations. Par exemple, si l’abréviation célèbre de la marque notoire de confiserie « bonbon White » est « White » et qu’une entité tente d’utiliser à son profit le caractère notoire de cette marque en déposant « SUMIDA White », il est possible que le JPO accède à une telle demande et enregistre la marque.

La marque « SUMIDA White » est distincte du terme « white » pris isolément en ce que le sens et la prononciation sont différents. Si la marque en question est le nom complet d’une personne physique ou morale, une telle abréviation peut être protégée selon les dispositions de l’article 4(1) (viii)²⁰ en prouvant le caractère notoire de l’abréviation.

Similaire ou identique

L’article 4 (1) (xix) requiert que la marque en question soit similaire ou identique. Si la marque distinctive telle que « Sumida » a été ajoutée au terme descriptif ou générique « white », il sera difficile en temps normal de prouver la similarité ou le caractère identique des deux marques à moins que « White » ne soit connu auprès des consommateurs comme abréviation célèbre de la marque à protéger. Le terme « white » ne possède en effet pas intrinsèquement un caractère véritablement distinctif.

Dans de telles situations, les dispositions de l’article 4 (1) (xv) (à propos du risque de confusion) devraient être prises en considération. Il n’est en effet, pas possible d’enregistrer une marque si celle-ci « est susceptible de créer une confusion avec les produits ou services en lien avec l’activité d’un tiers… »²¹.

Invalidation

Il est, par ce moyen, possible d’obtenir l’invalidation de l’enregistrement d’une marque. Il faut toutefois prouver que l’abréviation en question est connue du public. Dans une décision de la Haute Cour de Tokyo (16 Décembre 1999), la Cour a jugé que Ralph Lauren ou Polo est devenu célèbre (au Japon), au plus tard en 1991, dans les industries de la mode et nous pouvons reconnaître au regard des éléments de preuve présentés que ce n’est pas rare de voir «POLO», «Polo», etc. comme une abréviation.

Lorsque «Polo» est utilisé pour des articles de mode, les consommateurs les associeront aux produits Ralph Lauren ou Polo Ltd. Si la marque déposée (ROYAL PRINCE POLO CLUB) est utilisé pour ce type de produit, les consommateurs l’associeront à la marque POLO, qui est une composante de la marque notoire Ralph Lauren. Cela causera un risque de confusion puisque le produit en question appartient à Ralph Lauren ou à une organisation affiliée.

Décision de la Cour Suprême

En outre, dans la décision de la Cour Suprême en date du 6 Juillet 2001, il a été jugé que, en utilisant les critères prévue dans le cas « L’Air du Temps » (voir plus haut), la demande déposée pour la marque « PALM SPRINGS POLO CLUB « utilisé pour des vêtements, manteaux, chemises, etc. a causé un risque de confusion avec la célèbre marque » Polo « , qui est également utilisé pour des vêtements, etc. Parce que la marque » Polo « est célèbre, les consommateurs pour ces deux produits sont similaires. Donc la notion « polo » attirera l’attention des consommateurs, même si «polo» lui-même n’est pas créatif.²²

De plus, s’il est démontré au JPO que la marque en question est à la fois célèbre et monopolisée par un tiers différent de la partie lésée, le JPO et/ou les tribunaux et cours japonais peuvent rejeter la demande d’enregistrement de la marque en question, en vertu de l’article 4(1) (vii) (relatif aux enregistrements contraires à l’ordre public).

Il est important de noter qu’apporter la démonstration de la notoriété d’une marque demande la collecte de pièces en grand nombre et que ces pièces doivent être traduites en japonais. Ainsi, il n’est pas recommandé de procéder comme indiqué ci-dessus si la marque n’est pas connue suffisamment.

C. Stratégie globale contre les enregistrementsde mauvaise foi de marques

Du fait de la forte protection par le JPO des marques considérées comme célèbres dans le monde entier, le système de protection japonais pourrait-être un véritable avantage pour les propriétaires de marques notoires internationales, notamment afin de contrecarrer les dépôts de marques de mauvaise foi dans d’autre pays, en utilisant à titre de preuve, les décisions favorables rendues par les tribunaux japonais.

Afin d’exercer une pression constante sur ces entités qui, par un acte teinté de mauvaise foi, tentent d’enregistrer, parfois avec succès, des marques fallacieuses, il est important d’ester en justice ou de contrer ces tentatives d’enregistrement de marques auprès de toutes les juridictions concernées par de tels agissements.

De ce fait, il devient alors nécessaire de collaborer étroitement avec des avocats de différents pays afin de se faire légalement représenter. En effet, dans l’hypothèse où ces différents avocats utilisent des arguments contradictoires devant différentes juridictions, il est possible que les entités entités mal intentionnées tirent un certain avantage d’une telle situation. A cette fin, il est conseillé aux avocats travaillant avec un même objectif de suivre le protocole suivant :

(1) Il convient de créer des conclusions générales auxquelles doivent être attaché un grand nombre de preuves.

(2) Ces conclusions, doivent être distribuées à chaque avocat en charge des procédures devant les différentes juridictions.

(3) Pour partager ces informations, il peut être utile d’utiliser des systèmes sécurisés de « Cloud » permettant un échange rapide et efficace des informations.

(4) La communication doit être en anglais afin de faciliter le partage d’informations entre les avocats.

Dimension temporelle

Il est également primordial de considérer la dimension temporelle du litige en cela qu’un jugement rendu dans une juridiction peut constituer une preuve de choix auprès d’une autre. En ce sens, il est nécessaire de considérer la juridiction auprès de laquelle sera introduite la première action en justice (la stratégie du forum shopping).

Au Japon, si l’une des parties est établie à l’étranger, le délai de préparation des conclusions peut être étendu. Pour une procédure d’annulation, le délai peut être compris entre un et deux ans²³ avant qu’une décision ne soit rendue par le JPO

Il est, bien entendu, recommandé de faire appel aux services d’un avocat ou d’un juriste spécialisé, car obtenir une décision favorable au Japon sur la base du Trademark Act, comme traité précédemment, exige de soumettre un nombre de preuves bien plus élevé que pour d’autres litiges et requiert une excellente organisation.

De plus, il est conseillé de faire appel aux services d’un professionnel expérimenté en matière de procédure auprès de la Haute Cour de Propriété Intellectuelle. En effet, il est possible que le JPO rende une décision défavorable ou que la partie adverse interjette appel, pouvant ainsi porter l’affaire devant la Haute Cour de Propriété Intellectuelle.

Unfair Competition Prevention Act (UCPA)

Enfin, un avocat peut juger de l’opportunité d’une action devant la cour en se fondant sur la UCPA. La protection d’une marque de la meilleure manière possible est une lourde tâche à organiser. Il peut apparaître comme particulièrement bénéfique de faire appel à un avocat très tôt, notamment pour mener une procédure d’invalidation.²⁴

IV. Conclusion

Les trademark trolls continueront d’essayer d’enregistrer des marques identiques ou similaires à des marques célèbres. Au même titre que les différentes juridictions tendent à renforcer les procédures d’enregistrement de marque, les trademark trolls commencent eux aussi à utiliser des méthodes plus complexes. Dans cet hypothèse et afin d’éviter que de telles marques surfent sur la réputation et la gloire d’une autre marque, l’utilisation d’un tel article pourrait sans doute permettre de se prévenir de tels agissements.

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